Đăng ký nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác

Tóm tắt câu hỏi:

Đăng ký nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác

Xin chào luật sư,  Công ty tôi ngày 01/8/2014 nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ cho văn phòng phẩm nhóm 16, ngày 01/06/2016 Cục Sở hữu trí tuệ có quyết định từ chối vì cho rằng nhãn hiệu trên tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Hoàn Mỹ của công ty khác cho văn phòng phẩm có hiệu lực đến ngày 8/12/2016. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết rằng công ty kia đã bị giải thể ngày 01/04/2010. Vậy theo luật sư công ty tôi có thể đăng ký nhãn hiệu này không ạ? Chúng tôi phải làm sao để có thể đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ. Cảm ơn luật sư rất nhiều.

Người gửi: Nguyễn Văn An (Hà Nội)

Luật sư tư vấn:

Xin chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi của mình tới Luật Việt Phong. Về câu hỏi của anh công ty Luật Việt Phong xin tư vấn và hướng dẫn anh như sau:

1. Căn cứ pháp luật

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009

2. Công ty anh có thể đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ hay không?

Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”

Để được cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu thì nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác: không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký và sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

Như vậy, theo nguyên tắc, nhãn hiệu Hoàng Mỹ của công ty anh sẽ không được bảo hộ vì: nhãn hiệu này có dấu hiệu tương tự (tương tự về cách phát âm, tương tự về cấu tạo nhãn hiệu, trùng đến 6/7 chữ cái) gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Hoàn Mỹ của công ty khác đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, hơn nữa công ty anh lại đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu tương tự cho loại hàng hóa trùng với hàng hóa mà công ty kia đã đăng ký.

Tuy nhiên, theo thông tin mà anh cung cấp, công ty anh vẫn có thể được đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, qua tìm hiểu, mặc dù văn bằng  bảo hộ đối với nhãn hiệu Hoàn Mỹ vẫn đang còn có hiệu lực đến ngày 8/12/2016 , tuy nhiên công  ty này đã giải thể (không còn tồn tại) trước ngày hết hiệu lực văn bằng bảo hộ. Căn cứ vào điểm c khoản 1 điều 95 Luật sở hữu trí tuệ: Văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu

“c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiêu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người thừa kế hợp pháp”

Như vậy, khi văn bằng bảo hộ của công ty kia chấm dứt thì nhãn hiệu Hoàn Mỹ của họ cũng sẽ không được bảo hộ nữa. Do đó, công ty Anh vẫn có thể có quyền được đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ.

Tuy nhiên, nếu văn bằng bảo hộ của công ty kia bị chấm dứt hiệu lực vì lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không còn tồn tại thì theo điểm h khoản 2 điều 74 Luật sở hữu trí tuệ: sau 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu của công ty kia bị chấm dứt, công ty Anh mới có thể được đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ của mình.

Thứ hai, công ty Anh cũng có thể đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ nếu chứng minh được nhãn hiệu Hoàng Mỹ không được công ty kia sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Căn cứ điểm d khoản 1 điều 95 Luật sở hữu trí tuệ: nếu “d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực” thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực văn bằng. Lúc này công ty Anh có thể đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ mà không phải chờ 5 năm (điểm h khoản 2 điều 74 Luật sở hữu trí tuệ).

3. Giải pháp

Như chúng tôi đã phân tích ở phần 2 về khả năng có thể đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ. Theo đó, để giúp công ty anh có thể đăng ý được nhãn hiệu này, chúng tôi xin đưa ra bốn phương án để công ty có thể lựa chọn như sau:

Phương án 1:  Đưa ra chứng cứ để chứng minh công ty kia đã không còn tồn tại vào thời điểm công ty anh nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ để yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu của công ty kia.

Tuy nhiên, đối với cách này công ty anh sẽ phải chờ 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu của công ty kia bị chấm dứt, công ty anh mới có thể được đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ của mình. (điểm h khoản 2 điều 74 Luật sở hữu trí tuệ)

Phương án 2: Tìm bằng chứng chứng minh công ty kia không sử dụng nhãn hiệu Hoàn Mỹ trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Nếu ” Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực” (điểm d khoản 1 điều 95 Luật sở hữu trí tuệ ) thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực văn bằng. Lúc này công ty anh có thể đăng ký nhãn hiệu Hoàng Mỹ mà không phải chờ 5 năm (điểm h khoản 2 điều 74 Luật sở hữu trí tuệ) như ở phương án 1 mà chúng tôi đã đề ra

Phương án 3: Đưa ra các chứng cứ chứng minh nhãn hiệu Hoàng Mỹ của công ty anh đã được sử dụng trước thời điểm công ty kia đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ. Hơn nữa, nhãn hiệu Hoàng Mỹ cũng được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi, phổ biến. Để chứng minh được điều này, công ty anh cần phải thu thập hóa đơn, chứng từ, giấy phép đăng ký kinh doanh..vv. Sau đó, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ hiêu lực văn bằng bảo hộ của công ty kia theo điểm b khoản 1 Điều 96 Luật sở hữu trí tuệ

Phương án 4: Đặt nhãn hiệu khác. Nếu như quý công ty cảm thấy có thể đặt nhãn hiệu khác thay vì nhãn hiệu Hoàng Mỹ thì hãy nên đặt một nhãn hiệu khác. Đây được xem là phương án sau cùng để tránh những tranh chấp không đáng có, tránh hao tổn công sức và tiền bạc.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Việt Phong về vấn đề đăng ký nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật Việt Phong để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.